לקוחות ועמיתים יקרים,
ביום 16 בנובמבר 2014 קבע בית המשפט העליון בעניין ע"א 7629/12 אלעד מנחם סוויסה נ' TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, שמכירת מוצרים מקוריים הנושאים סימני מסחר רשומים של יצרן על ידי יבואן מקביל (שאינו מורשה על-ידי היצרן) אינה עולה כדי הפרת סימן מסחר; עם זאת, שיווק ופרסום המוצרים אשר יובאו במסגרת ייבוא מקביל אינו יכול לרמז על חסות מטעם בעל הסימן והיבואן המקביל יידרש לעיתים להדגיש זאת.
המערערים הינם בעלי עסק לממכר ושיווק בגדי מותגים, לרבות המותג "טומי הילפיגר", במתכונת של יבוא מקביל (להלן: "בית העסק") ומפעילים אתר מכירות באינטרנט תחת שם המתחםwww.tommy4less.co.il (להלן: "שם המתחם"). בית העסק נקרא בתקופה מסוימת "מחסן היבואן טומי הילפיגר" אך המילים "טומי הילפיגר" הוסרו בשלב כלשהו משם העסק. המשיבה הינה בעלת סימני המסחר הרשומים בארץ "TOMMY", "TOMMY HILFIGER" ולוגו דמוי דגל בצבעים לבן, אדום וכחול (להלן: "סימני המסחר").
המשיבה תבעה את המערערים בבית המשפט המחוזי בגין הפרת סימני המסחר, גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט ודילול סימני מסחר. בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה בחלקה והטיל על המערערים צווים האוסרים את השימוש בסימני המסחר בשם בית העסק ובשם המתחם, אוסרים את השימוש בצבעי הלוגו של המשיבה בעיצוב בית העסק ואתר האינטרנט, מגבילים את השימוש בסימני המסחר בתחומי בית העסק, בעלוני פרסום ובאתר האינטרנט, וכן מחייבים לציין את העובדה כי מדובר בייבוא מקביל לצד כל שימוש בסימני המסחר.
בית המשפט העליון קיבל את הערעור בחלקו וביטל את מרבית ההגבלות שהוטלו על המערערים למעט החיוב להציב שלט אחד שיבהיר את היעדר החסות מבעל הסימן בכניסה לבית העסק וכן ציון בדף הפתיחה ובדף ה"אודות" של אתר האינטרנט של בית העסק כי בעל הסימן אינו פורס חסותו על המערערים.
בית המשפט העליון אישר וחידד פסיקה קודמת לפיה מכירת מוצרים מקוריים במתכונת של ייבוא מקביל אינה עולה כדי הפרת סימן מסחר או התעשרות שלא כדין אך קבע כי ייתכנו מגבלות על שימושו של היבואן המקביל בסימני מסחר לצורך פעילויות שיווק המוצרים, אשר יוטלו בהתאם ל-"מבחן החסות". כך, ככל שהשימוש בסימני המסחר במסגרת מאמצי השיווק אינו יוצר רושם שהיבואן המקביל נהנה מחסות בעל סימן המסחר, הרי שהשימוש לא יעלה כדי הפרת סימן מסחר או גניבת עין. בית המשפט ציין כי החובה להבהיר היעדר חסות מתעצמת ככל שבמוצרים יש רכיב של שירות או כאשר צרכנים מצפים למערכת יחסים נמשכת עם המשווק (כדוגמא למוצר מסוג זה ציין בית המשפט כלי רכב).
בנסיבות המקרה שלפנינו קבע בית המשפט כי שם בית העסק (טרם השינוי) "מחסני היבואן טומי הילפיגר" יצר רושם לקיומה של חסות ולכן עולה השימוש בסימן המסחר "טומי הילפיגר" כחלק משם בית העסק כדי הפרת סימן מסחר וגניבת עין. למען הסדר הטוב יצוין כי פסק הדין עסק, באמרת אגב, גם במספר נושאים משיקים נוספים, כגון דילול מוניטין, גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת סימני מסחר במסגרת Adwords ושמות מתחם ונושאים אחרים שבהם איננו מתמקדים בעדכון זה.
אין בפסק הדין חידוש לגבי ייבוא מקביל וההלכה הקיימת, לפיה הייבוא המקביל מותר (ואף רצוי), נותרת בעינה. אין גם חידוש בכך שהיבואן המקביל צריך לנקוט זהירות בשימוש בסימני המסחר של יצרן הטובין על-מנת להישאר בגדרי "שימוש אמת" ולא לחרוג לתחום ההפרה. חשיבותו של פסק הדין היא בדגש המושם על מבחן החסות ובקביעה כי שימוש בסימן מסחר במסגרת פעולות פרסום ושיווק בקונטקסט של ייבוא מקביל יהווה "שימוש אמת" אם היבואן המקביל מדגיש בדרך זו או אחרת, כתלות בנסיבות, כי אינו נהנה מחסותו של בעל הסימן.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.
בברכה,
מחלקת קניין רוחני
הרצוג פוקס נאמן
